Comentarios a la Ley N.º 29316 en materia de propiedad intelectual

1.- TRANSGÉNICOS

La posibilidad de patentar “el material biológico existente en la naturaleza que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural” estaba expresamente excluida en la Decisión 486 en su Art. 15, que como tal formaba parte de la legislación nacional sobre propiedad intelectual.

Sin embargo, la nueva Ley N.º 29316 elimina esta exclusión de forma que permite el patentar el aislamiento de un gen y, con ello, otorgar derechos de propiedad privada sobre elementos intrínsecos de nuestras variedades vegetales y animales, allanando de paso el camino para las compañías que quieran introducir transgénicos en el Perú. Es evidente que con esta modificación legislativa substancial el valor de los conocimientos tradicionales asociados a nuestra biodiversidad se reduce así como su participación en lo que hoy llamamos bionegocios. Se asegura así un mercado exclusivo a partir de nuerstra propia biodiversidad y los beneficios procedentes del mismo.

¿Por qué?

El patentamiento de un producto o de un procedimiento implica una recompensa a la investigación y desarrollo tecnológico pero también una valla en torno a dicho campo del conocimiento pues se extrae del libre intercambio y de la propiedad pública y se convierte en propiedad privada. De forma que el que quiera utilizar dicha invención deberá pagar por ello. Así, las regalías en propiedad intelectual son el equivalente al precio del producto en el mercado. Así, por ejemplo, a través de ambos mecanismos las compañías que venden la semilla transgénica recuperan las ganancias por su uso.

La biotecnología moderna implica el aislamiento de los genes de los organismos vivos que portan determinadas características, el clonarlos y el introducirlos en otros organismos vivos que se pretende “mejorar”. Por ejemplo, se aísla un gen de una bacteria del suelo o de un insecto de la Amazonía que tiene la cualidad de actuar como insecticida y se introduce en el maíz. Este aislamiento del gen sería patentable con la nueva normativa pues la Ley N.º 29316 a partir de ahora permite a las compañías el patentar “el material biológico que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural”.

Consecuencias

El permitir que se patente el aislamiento de un gen implica ampliar enormemente el ámbito o campo de lo que puede ser propiedad privada y quedar en manos de las compañías que solicitan patentes (no hay que olvidar que el 90% de las patentes son concedidas a compañías residentes en países desarrollados según la misma Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). De tal manera que:

El propietario de una patente sobre un gen puede serlo de cualquier organismo vivo en el que este gen (voluntariamente o accidentalmente) se incorpore. En el supuesto de los cultivos transgénicos, por ejemplo, ¿qué ocurre si una plantación de maíz transgénico contamina a la del vecino y le traslada el gen transgénico o transgen que es, a su vez, propiedad de una determinada compañía? Pues la citada compañía puede reclamar derechos al vecino por estar utilizando su innovación sin su consentimiento; convertirse en propietaria de la plantación del vecino e incluso reclamarle una indemnización por ello. El transgen es de propiedad privada y será de la compañía con independencia de dónde se incorpore. Es el mismo tratamiento que con un software: no importa el hardware que lo incorpore, el propietario del software lo será independiente de dónde éste se encuentre: es el caso del gen Bt en el maíz, el algodón, la canola, etc. Con ello, las compañías adquieren un derecho desmesurado que en nuestro caso reduce el valor de nuestro patrimonio biológico.

2. BIOPIRATERIA

La nueva Ley N.º 29316 permite a las compañías patentar “el material biológico que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural”. La Decisión 486 de la Comunidad Andina no lo permitía y tampoco los decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo dentro de las facultades legislativas delegadas. Esta ampliación del campo de patentabilidad también tiene consecuencias en relación con el acceso y patentamiento de los recursos genéticos del Perú.

¿Por qué?

La Decisión 486 de la Comunidad Andina consideraba no patentable el solo hecho de aislar un gen por considerar que ese gen ya existía como tal en la naturaleza y que su aislamiento no implicaba un “paso inventivo” suficiente por parte del hombre como para ser merecedor de un reconocimiento mediante el otorgamiento de una patente. Así, se consideraba que el aislamiento de un gen era un mero “descubrimiento” de lo ya existente en la naturaleza, pero no una invención, y por lo tanto, no era patentable.

Consecuencias

Con esta modificación se va más allá de la propia legislación de patentes de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU). En efecto, en la Guía para la Interpretación de Patentes de los EEUU, vigente el año 2001, se establece que que el aislamiento de un gen puede ser la base de una patente únicamente en tanto dicho aislamiento sea para una utilidad concreta, sustancial y creible” (Utility examination guidelines (2001). Federal Register 66(4). US Department of Comerse. Washington , US . : “a specific, substancial, and credible utility for the claimed isolated and purified gene”).

El simple “mapeo de genes” (sin añadidos o innovación técnica) o sin ningún uso o utilidad concreta, por el mismo hecho de identificarlos puede dar lugar así a múltiples patentes que pongan candado y cierren el paso a la investigación peruana sobre su diversidad biológica. Y ello, favorecido por el hecho de haberse convertido el requisito sustancial de contar con un certificado de origen o un contrato de licencia al momento de presentar la solicitud de patente en un requisito formal cuyo incumplimiento ya no será la nulidad de la patente sino el establecimiento de sanciones pecuniarias y de otro tipo.Es decir, ahora es posible tramitar una patente sin contar con un contrato de acceso o de licencia respecto a los recursos genéticos utilizados como previsto en el artículo 26 incisos h) e i) de la Decisión 486. Obviamente esta modificación es contraria a la lucha contra la biopiratería que el Perú y los países megadiversos vienen promoviendo a nivel mundial.

3 CERTIFICADO DE ORIGEN

¿Qué es?

El certificado de origen tiene como fundamento el apoyar el cumplimiento de las legislaciones nacionales en materia de acceso a los recursos genéticos y protección de los conocimientos tradicionales. El Perú es reconocido a nivel mundial por su decisión política y actividad diplomática dirigida a convertir la exigencia de un certificado de origen en un elemento sustancial de una patente.

Los países tradicionalmente considerados proveedores de recursos genéticos y componentes de la biodiversidad, con sus leyes de acceso y por sí solos, difícilmente han logrado que los objetivos generales de justicia y equidad en el acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales se cumplan. Ante esta situación, la Decisión 486 y la legislación peruana de conocimientos tradicionales (Ley 27811) prevé un “certificado de origen” que permita legitimar el acceso a los recursos genéticos, promover que se compartan beneficios de manera justa y equitativa con los poseedores de los conocimientos tradicionales y, especialmente, contribuir al monitoreo de los recursos una vez que salen de las jurisdicciones nacionales.

Esto último es un problema que preocupa particularmente a los países llamados “megadiversos”, pues una vez que los materiales salen de sus territorios las posibilidades de reclamar y verificar el cumplimiento de obligaciones asumidas, disminuyen, más aún cuando la cadena de usuarios va aumentado y complicándose, como parte del proceso de investigación y desarrollo. Este es el sentido que tiene solicitar el certificado de origen como requisito sustantivo para el otorgamiento de una patente y el motivo de que estuviera contemplado en la Decisión 486.

El Perú ha estado liderando este proceso en el ámbito internacional con el fin de que el certificado de origen sea un componente crítico del Régimen Internacional sobre Acceso a los Recursos Genéticos y ya incluso algunos países de Europa lo han incluido como parte de su normativa nacional.

La nueva Ley Nº 29316 ha eliminado el certificado de origen como requisito esencial para el otorgamiento de una patente. Es decir, ha eliminado el requisito sustantivo de contar con un contrato de acceso a los recursos genéticos con el Estado Peruano o mediante un contrato de licencia con las comunidades indígenas para el uso de sus conocimientos tradicionales como condición para poder obtener una patente que incluya el uso o aplicación de los mismos el proceso de de innovación. Con la nueva Ley en el caso de que no se cuente con un certificado de origen se penaliza con una sanción pero no con la validez y no es ya causal de nulidad.

De esta forma, la nueva Ley Nº 29316 modifica la Decisión 486 en dos momentos fundamentales: solicitud de la patente y declaración de nulidad de una patente ya otorgada.

3.1. Consecuencias

El certificado de origen pierde su condición de ser un requisito sustancial de obligatorio cumplimiento por las autoridades nacionales para la concesión de una patente y pasa a ser una simple sanción administrativa posterior cuya imposición y ejecución es dejada a la discrecionalidad de una autoridad administrativa como es la autoridad de patentes.
La carga de la prueba de que se están utilizando recursos genéticos y conocimientos tradicionales recaerá en las autoridades de patentes. Así, la responsabilidad de su cumplimiento se traslada de las compañías solicitantes de patentes a INDECOPI. ¿Tiene INDECOPI la capacidad suficiente para demostrar que se han utilizado recursos genéticos y conocimientos tradicionales de manera ilegal como para poder justificar la imposición de una sanción?.
¿A quién se impondrá la sanción?. Una vez que los materiales salen del Perú la posibilidad de reclamar y verificar el cumplimiento de obligaciones asumidas, disminuyen, más aún cuando la cadena de usuarios va aumentado y complicándose, como parte del proceso de investigación y desarrollo.
¿Cómo se va a defender la posición de sustentar el acceso justo y equitativo a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales del Perú a nivel internacional cuando a nivel nacional se permite lo contrario?.
Se desaprovecha la oportunidad de que el certificado de origen sea un incentivo para la inversión y para el flujo de bienes y servicios derivados del uso de los recursos genéticos peruanos en determinados campos tecnológicos al pasar a ser tratado como una penalidad y sanción.
4.- ¿Cuáles han sido en concreto las modificaciones operadas a la normativa andina y a la Ley peruana de protección de los conocimientos tradicionales?

4.1. Certificado de Origen para Solicitar una Patente.

Antes: Art. 26 Decisión 486
En la Decisión 486 se establecía en el Art. 26 que “La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:
h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;

Ahora: La Ley Nº 29316
Elimina lo anterior y en su lugar incluye el Art. 120 A denominado Incumplimiento de las reglas aplicables a recursos genéticos y conocimientos tradicionales que manifiesta:
“El incumplimiento del solicitante de una patente del requerimiento del contrato referido en el articulo 26 literales h) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y desarrollado en los artículos 20 y 21 del Reglamento de Acceso de Acceso a los Recursos Genéticos dará lugar a una o mas de las siguientes sanciones, a menos que el solicitante desista del procedimiento de otorgamiento de la patente, o provea una explicación satisfactoria de que la invención no utiliza tal conocimiento tradicional o recurso genético del cual el Peru es país de origen:
a) Multa de hasta 1000 UIT
b) Compensación
c) Distribución justa y equitativa de beneficios, incluyendo distribución de regalías y/o otras medidas monetarias o no monetarias
d) Transferencia de Tecnología y fortalecimiento de capacidades; y
e) Autorizaciones de uso.

4.2. Certificado de Origen y Nulidad de una Patente

Antes: Decisión 486 de la CAN-CAPITULO IX-De la Nulidad de la Patente
Artículo 75.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:
g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; o,

Ahora: La Ley N.º 29316

Se incluye el Art. 8 A: Nulidad de la Patente
Una patente podrá ser revocada o anulada únicamente en base a las razones que hubieran justificado el rechazo de su otorgamiento. Sin embargo, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías podrá anular una patente otorgada cuando se haya incurrido en fraude, falsa representación o conducta inequitativa.”
4.3. Se Modifica la Ley 27811 de Protección de los Conocimientos Tradicionales

Antes: Ley 27811

DISPOSICION COMPLEMENTARIA SEGUNDA.- Presentación del contrato de licencia como requisito para obtener una patente de invención. En caso de que se solicite una patente de invención relacionada con productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo, el solicitante estará obligado a presentar una copia del contrato de licencia, como requisito previo para la concesión del respectivo derecho, a menos de que se trate de un conocimiento colectivo que se encuentra en el dominio público. El incumplimiento de esta obligación será causal de denegación o, en su caso, de nulidad de la patente en cuestión.

Ahora: Ley N.º 29316

El Art.13 modifica la Segunda Disposición Complementaria de la ley 27811 en el sentido siguiente:

En caso de que se solicite una patente de invención relacionada con productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo existente en el Perú, la autoridad competente solicitará una copia del contrato de licencia, como parte del procedimiento de concesión del respectivo derecho, a menos que se trate de un conocimiento colectivo que se encuentra en el dominio publico. El incumplimiento de este requerimiento por parte de la autoridad competente será causal de la imposición de sanciones establecidas en el Articulo 120-A del Decreto Legislativo Nº 1075, a menos que el solicitante se desista del procedimiento de otorgamiento de la patente, o provea una explicación satisfactoria de que la invención no utiliza dicho conocimiento colectivo.”